Royalties: qualificazione e credito per le imposte estere

Sempre più frequenti sono le operazioni con cui le imprese italiane cedono il proprio know how a società estere che li utilizzano nei relativi mercati di riferimento, ricevendone dei proventi che non sempre sono agevolmente qualificabili come royalties.

Infatti, a seconda del contenuto dei contratti stipulati con l’entità estera, i proventi percepiti potrebbero essere qualificati dall’Agenzia delle Entrate come derivanti da prestazioni di servizio, piuttosto che come royalties, con l’immediato effetto fiscale sulle limitazioni della tassazione alla fonte prevista per le royalties previste dalle disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i Paesi esteri di riferimento, solitamente ispirate all’art. 12 del Modello OCSE.

 In merito alla distinzione tra contratti di cessione del know how, che danno luogo al pagamento di royalties (ovvero “canoni”), e i contratti di prestazioni di servizi, che normalmente generano redditi d’impresa, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate attraverso una recente risposta ad interpello con il quale sono state fornite utili indicazioni in merito alla corretta qualificazione dei redditi percepiti dalle aziende in presenza di dette tipologie di contratti.

La questione: il contratto di cessione del know how

L’opinione dell’Agenzia delle Entrate viene espressa a seguito di un’istanza di interpello presentata da una società Italiana con riferimento al contratto stipulato con una società egiziana.

In particolare, attraverso un contratto di trasferimento di tecnologia (“Tachnology Transfer Agreement”) la società italiana trasferiva alla società egiziana il suo know how, ivi inclusi disegni e informazioni tecnico-produttive (ad esclusione di marchi registrati, brevetti o modelli di design), relativo alla fabbricazione e all’assemblaggio di cucine, forni e piani cottura presso la sede di quest’ultima, da commercializzarsi nel relativo mercato estero.  

 Ai fini del corretto svolgimento del contratto, la società italiana si impegnava a distaccare presso la società egiziana un proprio dipendente (con costi a carico della società egiziana, come da separato contratto) oltre a fornire il proprio supporto tecnico all’impresa estera e a monitorale i processi di utilizzo del proprio know how. D’altra parte, la società italiana in Egitto non disponeva di una propria stabile organizzazione.

Il compenso per l’utilizzo del know how prevedeva delle componenti sia fisse sia variabili in base al fatturato derivante dalla vendita dei prodotti realizzati con il know how della società italiana.

All’atto del pagamento del compenso pattuito, la società egiziana operava la ritenuta del 20% prevista dalla legislazione egiziana per i redditi qualificati come royalties, nonostante l’art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Egitto prevedesse una ritenuta alla fonte solo del 15%.

Avendo subito una ritenuta del 20% in Egitto sui propri redditi, la società italiana chiedeva all’Agenzia delle Entrate se i redditi esteri fossero effettivamente da qualificarsi come royalties e, ai sensi dell’art. 165 del TUIR e art. 23 della predetta Convenzione, di ottenere il riconoscimento della spettanza del credito d’imposta per le ritenute subite all’estero, nella misura convenzionale.

L’Agenzia delle Entrate: chiarimenti su qualificazione delle royalties e credito d’imposta

 L’Amministrazione finanziaria con Risposta n. 258 del 7 agosto 2020, fornisce la propria opinione al quesito proposto dalla società italiana muovendo dalla problematica della qualificazione dei redditi percepiti da quest’ultima in esecuzione del contratto stipulato con la società estera per il trasferimento di tecnologia.

Il Fisco procede a rievocare la nozione di royalties (ovvero canoni), contenuta nell’art. 12, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Egitto che definisce tali i redditi percepiti come pagamenti, tra gli altri, per l’uso o il diritto d’uso di marchi, disegni e modelli, formule segrete o processi, o per le informazioni riguardanti l’esperienza industriale, commerciale o scientifica.

Ai fini della risoluzione del caso, facendo leva sulle indicazioni contenute nel Commentario al Modello OCSE, si precisa che il contratto di know how, avente ad oggetto il pagamento di royalties, deve riguardare il trasferimento di informazioni che:

  • non sono state oggetto di brevetto e che normalmente non ricadono nell’ambito di altri diritti di proprietà intellettuale;
  • non siano divulgate;
  • siano di natura industriale, commerciale o scientifica;
  • derivino da una pregressa esperienza;
  • abbiano una rilevanza pratica nell’attività della società destinata ad utilizzarle;
  • possano apportare un vantaggio economico a chi le utilizza;
  • entrambe le parti abbiano concordati questi elementi.

Di fondamentale importanza è poi la distinzione tra il contratto di know how e quello di prestazione di servizi, in cui una parte si obbliga ad utilizzare le sue usuali abilità, inerenti la sua professione, per eseguire da sé un lavoro per l’altra parte, vale a dire:

  • i contratti di trasferimento di know how riguardano informazioni del tipo sopradescritto che esistono già o concernono la cessione di dette informazioni successivamente al loro sviluppo o alla loro creazione ed includono precise disposizioni in merito alla confidenzialità delle suddette informazioni;
  • nei contratti di prestazioni di servizi, il cedente si impegna a fornire servizi che possono richiedere l’uso, da parte sua, di speciali conoscenze, capacità ed esperienza, ma non il loro trasferimento all’altra parte;
  • spesso nella cessione di know how, oltre alla fornitura delle informazioni esistenti o alla riproduzione di materiale esistente, resta poco da fare in base al contratto;
  • in un contratto di prestazione di servizi dovrebbe richiedere, nella maggior parte dei casi, un livello di spese molto più elevato da parte del cedente al fine di adempiere le proprie obbligazioni contrattuali;
  • tra le prestazioni di servizi, a titolo meramente esemplificativo, rientrano, tra gli altri, i pagamenti per assistenza tecnica pura.

Il Fisco aggiunge che alcune volte si può essere in presenza di un contratto c.d. misto, vale a dire a metà strada tra le due forme contrattuali, nei cui casi bisogna suddividere l’importo concordato per ricondurlo alle due diverse tipologie di redditi.

Però, se una delle parti dell’accordo costituisce lo scopo principale del contratto e le altre parti sono di carattere ancillare alla prima, il trattamento fiscale applicabile alla parte principale dovrebbe estendersi anche alla restane parte del contratto.

Le valutazioni circa l’inquadramento della fattispecie concreta devono avere necessariamente ad oggetto il complesso delle disposizioni contrattuali incluse nel contratto di trasferimento di tecnologia.

Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate, nell’individuazione della causa del contratto, rileva che:

  • convenzionale di know how tra le parti correttamente consiste in un trasferimento, da parte della società italiana, di tecnologia ai fini esclusivi di fabbricazione e di assemblaggio dei prodotti presso la sede produttiva estera, quali informazioni  già esistenti presso la stessa e oggetto di trasferimento ai fini produttivi, ivi incluso il diritto di utilizzare qualsiasi brevetto per invenzione, modello di utilità o progetto, di sua proprietà, nella misura necessaria all’esercizio dei diritti di uso del know how trasferito;
  • le attività del dipendente distaccato presso l’impresa estera, finalizzate all’assistenza nel garantire la qualità dei prodotti realizzati, formano oggetto di apposito ulteriore contratto tra le parti;
  • con riguardo al servizio di assistenza tecnica, essa risulta svolta in riferimento all’utilizzo del know how relativo alla fabbricazione e all’assemblaggio dei prodotti nei termini e alle condizioni ivi pattuite, attraverso la fornitura di informazioni e consulenze tecniche inviate a mezzo semplici mail di meri chiarimenti;
  • l’attività della società italiana di monitoraggio e ispezione della qualità dei prodotti (e altre simili attività) corrisponde ad un complesso di diritti a favore della stessa ovvero al suo primario interesse di assicurarsi che la tecnologia trasferita venga correttamente impiegata nell’attività produttiva (considerato che i beni vengono venduti col suo marchio e la stessa li acquista per rivenderli in Europa).

Atteso che le attività di assistenza tecnica prestate dalla società italiana hanno carattere ausiliario e ancillare rispetto all’oggetto principale del contratto, siano sostanzialmente gratuite, siano funzionalmente legate ad altri contratti, non integrino un obbligo di prestazione in capo alla stessa società, ma piuttosto dei diritti (il cui fondamento giuridico risponde ai propri precisi interessi economici), queste vengono dal Fisco qualificate come ancillari rispetto alla causa principale del contratto.

Ne deriva che il trasferimento di tecnologia (know how) viene identificato come lo scopo principale del contratto concluso tra le parti, al quale bisogna ricollegare la qualificazione dei redditi percepiti dalla società italiana quali, appunto, royalties (o canoni).

Da ciò l’Agenzia delle Entrate fa discendere che le somme percepite dalla società italiana devono essere qualificate come royalties e disciplinate dall’art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e l’Egitto, con l’applicazione della ritenuta estera nel limite del 15% (a condizione che la società italiana sia la “beneficiaria effettiva” dei pagamenti), avvalendosi in Italia, ai sensi dell’art. 165 del TUIR e dell’art. 23 della stessa Convenzione, di un credito d’imposta per le ritenute subite all’estero.

Per l’eccedenza di ritenuta subita all’estero, secondo la legislazione egiziana, viene suggerito di richiederne il rimborso alle Autorità fiscali estere.

In definitiva, la risposta dell’Amministrazione finanziaria evidenzia i diversi elementi che possono essere presi in considerazione per qualificare un reddito come royalties e l’importanza di analizzare i rapporti contrattuali tra le parti nel loro complesso per comprendere quale sia lo scopo ad essi sotteso e, quindi, la stessa natura dei redditi che ne derivano.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.